Cuando se presenta una solicitud de marca para obtener el registro marcario, la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lleva a cabo dos tipos de exámenes, mediante el examen administrativo la autoridad determina si los documentos presentados son correctos y si la clasificación y descripción de los productos o servicios a proteger son claros y adecuados. En caso de que exista alguna falla en el escrito de solicitud de marca, la autoridad emitirá un oficio mencionando la falla a fin de que el titular de la solicitud de marca cumpla con lo solicitado en el oficio.
El segundo examen que realiza la autoridad es el examen de novedad, por medio de éste examen, la autoridad determina si hay marcas o solicitudes de marca previas que protegen denominaciones o signos distintivos iguales o similares, en relación con los mismos o parecidos bienes o servicios, en caso de que haya antecedentes o anterioridades, la autoridad emite un oficio mencionando todas las marcas o solicitudes que se consideran similares. El titular de la solicitud deberá de contestar el oficio mencionando todas las diferencias visuales, fonéticas, de significado, de productos o servicios que existen entre las marcas previas y el signo distintivo sujeto a registro, a fin de convencer a la autoridad de que el uso de las marcas en el comercio no confunde al consumidor.
En caso de que se considere que la marca citada como anterioridad es muy parecida, entonces se tarta de obtener una carta de consentimiento por medio de la cual el titular de la marca previa menciona que las marcas no son similares en grado de confusión y que el uso de las marcas en el comercio no confundirá a los consumidores, por lo que sus derechos de propiedad industrial no se verán afectados y autoriza el registro de marca.
Como es sabido, el Certificado de Registro de Marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la marca, el derecho a venderlo, cederlo, licenciarlo, dichos derechos son parte del patrimonio del titular de los derechos, ya que es un activo intangible. El titular de los derechos es el interesado en mantener sus derechos y en evitar que un tercero imite, use o falsifique su marca.
La carta de consentimiento otorgada por el titular del registro de marca previa y similar era presentada ante la Oficina de Marcas junto con la contestación del oficio de anterioridades a fin de salvar el impedimento y obtener el registro de marca. Sin embargo, la autoridad del IMPI ha cambiado de criterio y cuando se presentan las cartas de consentimiento, la autoridad del IMPI no las acepta sin ningún fundamento legal, en base a las siguientes razones:
a) La ley no reconoce el valor de las cartas de consentimiento;
b) Los consumidores se van a confundir con el uso de ambas marcas en el mercado.
Al adoptar éste criterio todo indica que el IMPI está más interesado en
proteger el interés del consumidor en lugar de proteger los intereses de los titulares de los registros de marca, adoptando dicho criterio, la autoridad no ha tomado en consideración lo siguiente:
1.- La función primordial del IMPI es proteger los derechos exclusivos de los titulares de los registros de marca, la función primordial de la Ley de Protección al Consumidor es proteger a los consumidores;
2.- Los consumidores se confunden cuando la misma marca es usada por el titular de los derechos y por un licenciatario;
3.- El criterio contradice los principios mencionados el la Ley de la Propiedad Industrial en relación con los derechos de los titulares de derechos;
4.- La autoridad no tiene fundamento legal en rechazar una cuarta de consentimiento o un acuerdo realizado acorde con la ley civil;
5.- Las partes son las que pueden decidir cómo prevenir confusión de marcas en el mercado, la autoridad del IMPI no tiene facultades ni conocimiento para decidir que se dará dicha confusión cuando el titular del derecho manifiesta que no la habrá.
Los solicitantes de un registro marcario que se les ha negado el registro en base al nuevo criterio sobre las cartas de consentimiento, pueden solicitar la nulidad del oficio de negativa del IMPI ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien en muchos casos, les ha otorgado valor a las cartas de consentimiento. Lo anterior no es la solución al problema, sin embargo, hasta que no haya una enmienda en la Ley Mexicana y se establezcan criterios para el manejo de las cartas de consentimiento y los acuerdos de coexistencia, es la mejor opción.
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